Визначення матеріальної шкоди, внаслідок порушення прав на торговельні марки (далі – ТМ), належить до компетенції судових експертів в рамках напряму економічних досліджень в сфері інтелектуальної власності. Складність вирішення проблеми методичного забезпечення судово-експертної діяльності, в межах цього напряму, пов’язана, перш за все, з: непростою сутністю інтелектуальної власності як багатоаспектного об’єкту правої охорони; неоднозначністю поглядів спеціалістів щодо вибору ціноутворюючих факторів та обґрунтування ринкової вартості майнових прав на торговельну марку; необхідністю одночасного комплексного підходу до вирішення ряду економічних, у тому числі бухгалтерських, та юридичних проблем при функціонуванні цього об’єкту інтелектуальної власності на ринку.
Протягом формування правових норм щодо захисту такого засобу індивідуалізації учасників господарського обороту як ТМ в незалежній Україні було прийнято 3 основні методичні документи, які тим чи іншим чином можна використовувати при розрахунку матеріальної шкоди, внаслідок порушення прав на ТМ, а саме:
1. Методичні рекомендації з визначення прибутку від використання об’єктів промислової власності[1];
2. Національний стандарт №4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності»[2] (далі – Національний стандарт №4);
3. Методика оцінки майнових прав інтелектуальної власності[3].
Як вбачається з вищенаведеного, судово-експертна діяльність з визначення матеріальної шкоди, внаслідок порушення прав на ТМ, нерозривно пов’язана з таким інститутом як оцінка майна та майнових прав. Більше того, єдиний нормативний документ в Україні, який містить положення щодо розрахунку матеріальної шкоди (збитків) внаслідок неправомірного використання об’єкту права інтелектуальної власності це – Національний стандарт №4, який був прийнятий у відповідності до ст. 9 Методичне регулювання оцінки майна Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність»[4] (далі – ЗУ «Про оцінку»).
Синергія судово-експертної діяльності та професійної оціночної діяльності з питань оцінки майна та майнових прав зафіксована у відповідних нормативно-правових актах, що регламентують діяльність цих інститутів, зокрема у нормах ст. 4 ЗУ «Про оцінку»[5] і п. 1.5. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень…[6](далі – Інструкція) та не породжує фундаментальних протиріч. Однак, при більш ґрунтовному порівняльному аналізі інститутів оцінки та судової експертизи, зокрема щодо методичного регулювання питання визначення матеріальної шкоди внаслідок порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності, не можна погодитись, що вони є взаємозамінними і тотожними, оскільки, хоч і належать до сфери професійної діяльності пов’язаної з наданням публічних послуг, але за семантикою і своєю суттю створювалися з різною метою та направлені на вирішення неоднакових завдань.
Враховуючи, що матеріальна шкода, внаслідок порушення прав на ТМ визначається, як правило, на потребу власника цього об’єкту з метою юрисдикційної форми захисту порушених прав, що включає в свою чергу два порядки захисту: загальний (судовий) та спеціальний (адміністративний), а також що розмір матеріальної шкоди є кваліфікуючою ознакою складу злочину, передбаченого ст. 229 Кримінального кодексу України, то компетенція суб’єкта уповноваженого вирішувати такі питання органічно узгоджується з метою, що зазначена у преамбулі Закону України «Про судову експертизу», а саме: забезпечення правосуддя України незалежною, кваліфікованою і об’єктивною експертизою. Окрім цього, результати судово-експертної діяльності – Висновок експерта та професійної оціночної діяльності – Висновок про вартість майна та Звіт про оцінку, мають різний процесуальний статус. Перш за все, це пов’язано з різними статусами безпосередньо суб’єктів цієї діяльності – експерта та оцінювача, а також принципами, гарантіями та обмеженнями, що висуваються до судово-експертної діяльності на відміну від професійної оціночної діяльності.
Таким чином, при визначенні матеріальної шкоди, внаслідок порушення прав на ТМ, повинна призначатись судова експертиза у сфері інтелектуальної власності, а не виконуватись оцінка.
Необхідно звернути увагу на те, що ні Національний стандарт №4, ні Методика оцінки майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності не є адаптованими методичними нормативно-правовими документами для написання судових експертиз з економічних досліджень у сфері інтелектуальної власності, оскільки є методичною основою незалежної оцінки майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності. Вказані нормативно-правові акти не враховують низки вимог, які висуваються до висновків експерта при проведенні судових експертиз, а в деяких випадках прямо суперечать Інструкції, зокрема що стосується такої норми-заборони як самостійне збирання матеріалів, які підлягають дослідженню. Також, в цих методичних джерелах, не враховується досить суттєвий фактор при роботі експерта над висновком – експерт при вирішенні питання обмежений матеріалами справи та наданими об’єктами дослідження.
Описане вище обґрунтовує потребу в розробці методичних рекомендацій з визначення матеріальної шкоди, внаслідок порушення прав на ТМ для використання в судово-експертній діяльності.
Вочевидь основним підґрунтям та базою цих документів повинні бути відповідні нормативно-правові акти з оцінки майна та майнових прав, зокрема згадані вище Національний стандарт №4 та Методика оцінки майнових прав інтелектуальної власності. Основною відмінністю цих документів від існуючих на даний час – буде їх адаптація до потреб саме судово-експертної діяльності, а не оціночної, що дозволить створити в подальшому методики розслідування окремих видів злочинів у сфері інтелектуальної діяльності.
Методичні рекомендації з визначення матеріальної шкоди внаслідок порушення прав на ТМ повинні включати адаптовані до судово-експертної діяльності універсальні алгоритми побудовані на основі методів дохідного оціночного підходу. Відповідно до п.10 Національного стандарту №4 це метод непрямої капіталізації (дисконтування грошового потоку) та метод прямої капіталізації доходу. Застосування методів непрямої капіталізації (дисконтування грошового потоку) та прямої капіталізації доходу, у відповідності до п. 11 Національного стандарту №4, передбачає визначення розміру тієї частини доходу, що отримана у зв'язку з наявністю у юридичної або фізичної особи майнових прав інтелектуальної власності. При цьому грошовим потоком чи доходом може бути:
– для методів переваги у прибутку і розподілу прибутків – різниця між прибутком суб'єкта права інтелектуальної власності, отриманого в результаті використання об'єкта права інтелектуальної власності, та прибутком, отриманим без використання такого об'єкта;
– для методу додаткового прибутку – додатковий прибуток, який отримано суб'єктом права інтелектуальної власності в результаті використання об'єкта права інтелектуальної власності;
– для методу роялті – ліцензійний платіж за надання прав на використання об'єкта права інтелектуальної власності.
При цьому побудований грошовий потік, за одним з вищевказаних методів, не потребує подальшого дисконтування або капіталізації на певну дату, оскільки це не оцінка майнових прав, а розрахунок матеріальної шкоди. Основним при визначенні розміру матеріальної шкоди є визначення розміру прибутку, який власник ТМ міг би отримати, але не отримав внаслідок появи на ринку споріднених товарів, маркованих знаком, ідентичним або схожим з його знаком (методи переваги у прибутку і розподілу прибутків та додаткового прибутку) з подальшим виокремленням частини, що приходиться на ТМ, або розміром ліцензійної винагороди, яку міг би отримати власник ТМ, якби порушник купив ліцензію (метод роялті). Базовими показниками на яких будується вказані грошові потоки є кількість фальсифікованої продукції та ціна одиниці оригінальної продукції, інформація щодо яких повинна міститись у матеріалах справи. Вибір методу за яким буде проведено остаточний розрахунок матеріальної шкоди буде залежати від конкретної справи, враховуючи диспозитивність та договірні відносини, які існують на ринку об’єктів інтелектуальної власності. Власник майнових прав на ТМ на свій розсуд вирішує використовувати цей об’єкт самостійно чи надавати його у користування заробляючи на цьому додаткові кошти. Тому в залежності, яким чином ТМ використовувалась власником і, які документи щодо розпоряджання майновими правами на ТМ може використати експерт, буде обраний метод розрахунку. За умови наявності в матеріалах справи ліцензійної угоди, звідки можна дізнатися ставку та базу роялті за яким ТМ надавалась власником у користування, доцільним буде застосувати метод роялті для визначення розміру шкоди. А за ситуації, наприклад, коли ТМ не надається власником у користування, а використовується самостійно, необхідно виокремлювати частку у загальному прибутку, яка приходиться на ТМ за методом розподілу прибутків. Також, методика з визначення матеріальної шкоди внаслідок порушення прав на ТМ повинна містити діапазони так званих, стандартних ставок роялті, які застосовуються. Це дозволить проводити розрахунок шкоди за умови наявності мінімального комплекту необхідних документів (кількість фальсифікованої продукції та ціна оригінальної продукції), як правило, що характерно для кримінальних справ.
Таким чином, вищевикладене обумовлює потребу у розробці методичного нормативно-правового документа з визначення розміру матеріальної шкоди внаслідок порушення прав на ТМ, що має включати адаптовані до судово-експертної діяльності універсальні алгоритми розрахунків, що побудовані на основі методів дохідного оціночного підходу.
Джерело публікації: Актуальні питання судової експертизи та криміналістики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю створення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 7-8 листопада 2013 року). – Х. : Право, 2013. – С. 149-151.
[1] Див.: Методичні рекомендації з визначення прибутку від використання об’єктів промислової власності, що затверджено наказом Держпатенту України від 26 серпня 1998 р. №80 та схвалено методичною комісією Державного патентного відомства України 7 серпня 1997 р. [Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.10333.0
[2] Див.: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 р. № 1185 «Про затвердження Національного стандарту №4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» // Офіційний вісник України. – 2007. – № 75 (15.10.2007). – Ст. 2792.
[3] Див.: Наказ Фонду державного майна України від 25 червня 2008 р. № 740 «Про затвердження Методики оцінки майнових прав інтелектуальної власності» // Офіційний вісник України. – 2008. – № 60 (22.08.2008). – Ст. 2042.
[4] Див. : Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 12.07.2001 р., № 2658-Ш // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 47 (23.11.2001). – Ст. 251, зі змінами та доповненнями внесеними Законами України.
[5] Так само.
[6] Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 р. № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 02 січня 2013 р. № 1/22533) // Офіційний вісник України. – 2013. – №3 (22.01.2013). – Ст. 91.
